Il fenomeno del Metaverso, prodotti virtuali e NFT sta avendo riflessi anche nel settore della registrazione dei marchi. Nel corso del 2021 e del 2022 è risultato sempre più crescente il numero di Brand che hanno presentato domanda di registrazione per l’uso dei loro marchi nel Metaverso o in connessione con NFT.
Indice
NFT e la registrazione di marchi
A seguito delle numerose domande di registrazione di marchi presentate dai Brand per tutelarsi all’interno di questo nuovo mercato, l’EUIPO – Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale – ha fornito dei consigli pratici per la registrazione di marchi con riferimento a prodotti virtuali e NFT, tenendo conto che per ancora pochi giorni è vigente l’ 11ma edizione della Classificazione di Nizza. Da gennaio 2023 vigerà, infatti, la 12ma edizione della Classificazione di Nizza con tutte le novità di cui vi parliamo in questo articolo.
Ad oggi, la tendenza da parte dei maggiori brand in tema di estensione o nuove registrazioni per la tutela dei propri marchi nel Metaverso o dei NFT è quella di rivendicare protezione nelle classi compatibili, ovvero:
- classe 9 (computer software)
- classe 35 (pubblicità)
- classe 36 (servizi finanziari, monetari, bancari)
- classe 41 (divertimento; attività sportive e culturali)
- classe 42 (progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer).
Classificazione di beni e servizi nel Metaverso
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha, però, fornito alcune indicazioni sull’approccio adottato ai fini della classificazione con riferimento ai prodotti virtuali e NFT.
In particolare, l’EUIPO focalizza l’attenzione sulla classe 9, sostenendo che:
- “i prodotti virtuali, o virtual goods, appartengono alla classe 9 della Classificazione di Nizza, poiché sono considerati contenuti digitali o immagini. In ogni caso il termine prodotti virtuali, o virtual goods, manca di per sé di chiarezza e precisione. Occorre, quindi, che sia specificato il contenuto del bene virtuale rivendicato, come ad esempio: prodotti virtuali scaricabili, ovvero, abbigliamento virtuale”.
- La 12ma edizione della Classificazione di Nizza conterrà il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili” (downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens) in classe 9. Gli NFT sono considerati come certificati digitali unici registrati in una blockchain, che autenticano prodotti digitali. Si tratta di beni distinti dai prodotti digitali autenticati. L’Ufficio precisa che il termine Non Fungible Tokens di per sé non è accettabile. Deve essere specificato il tipo di prodotto autenticato dall’NFT.
- I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT andranno classificati in linea con i principi stabili in materia di classificazione di servizi.
Per sfruttare le nuove tecnologie di cui il Metaverso si avvale è necessario verificare che i marchi registrati godano delle tutele anche con riferimento al business nel Metaverso.
Sarà, pertanto, necessario comprendere se le classi merceologiche della Classificazione di Nizza, per cui un marchio è stato registrato, necessitino, con l’avvento della nuova edizione della Classificazione, l’inclusione di quelle classi di prodotti inerenti al mondo virtuale e se estendere la protezione del marchio, tenendo conto della natura territoriale della protezione, fermo restando un monitoraggio attivo e proattivo dell’utilizzo dei propri marchi da terze parti nei principali Metaverse e nei principali marketplace di NFT, procedendo, quando necessario, con le attività di notice-and-take down, ovvero la procedura adottata quando si verifica una violazione del diritto d’autore online, introdotta dalla Direttiva Copyright dell’Unione europea n. 790 del 2019, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 177 dell’8 novembre 2021, entrato in vigore il 12 Dicembre 2021.
Come agisce l’Ufficio brevetti e marchi negli Usa
Molto interessanti sono le attività che, a riguardo, sta promuovendo l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), che, attraverso l’organizzazione di una serie di webinar, sta cercando di far comprendere come registrare i marchi legati a queste nuove realtà.
L’USPTO ha fornito alcune informazioni su come verrà gestita l’identificazione dei beni/servizi virtuali. Potrete trovare qui la presentazione dell’ultimo webinar, organizzato dall’USPTO, tenutosi il 13 Dicembre 2022. In particolare:
- Classe 9: prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer contenenti calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online.
- Classe 35: servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online; servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori per l’uso on-line in mondi virtuali on-line.
- Classe 41: servizi di intrattenimento, ovvero calzature virtuali non scaricabili on-line, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare in ambienti virtuali creati per scopi di intrattenimento.
La classificazione di Nizza
La classificazione di Nizza è un sistema adottato ai fini della classificazione dei prodotti e servizi per le domande di marchio dell’Unione europea (UE) ed è suddiviso in 45 classi. In base alla classificazione di Nizza, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45.
Ogni classe è dotata di un’intestazione contenente informazioni di carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati. Ogni classe contiene una serie di termini specifici, che meglio definiscono i prodotti o servizi da proteggere per mezzo della domanda di marchio UE.
Come registrare i marchi
Ai richiedenti che presentano una domanda di marchio UE è vivamente consigliato di indicare i prodotti e servizi servendosi dei termini della classificazione di Nizza al fine di evitare ritardi nella procedura di registrazione, dovuti alla necessità di tradurre i termini presentati.
L’uso dei termini generici fa sì, inoltre, che le ricerche nelle banche dati dei marchi UE siano più efficaci, a tutto vantaggio della trasparenza.
Per eseguire ricerche nella classificazione di Nizza ci si può servire di TMclass, uno strumento interattivo di ricerca disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE, nonché in cinese, giapponese, coreano, russo e turco.
È utile ricordare che l’elenco di prodotti e servizi inizialmente contemplato da una domanda di marchio UE può essere ridotto, ma non ampliato, ovvero non è possibile aggiungere altri prodotti, servizi o classi a quelli contenuti nella domanda all’atto del deposito.
Pur non essendovi un limite al numero di classi che è possibile indicare al momento del deposito di una domanda, soltanto una di queste è compresa nella tassa di deposito. Se si opta per più classi, è previsto il pagamento di una tassa per ogni classe aggiuntiva.
Esistono due tipi di moduli utilizzabili per una domanda di marchio dell’Unione europea:
- Il modulo EUTM Filing, per domande più complesse rispetto al modulo Easy Filing
- Il modulo di domanda in cinque fasi: l’opzione Fast Track
Esiste, poi, il modulo di domanda avanzato, che è predisposto per le domande più complesse. Si utilizzerà questo modulo se si desidera presentare un proprio elenco personale di prodotti e servizi, depositare un marchio collettivo, richiedere la trasformazione di un marchio internazionale o fornire elementi multilingua del marchio nelle due lingue della domanda.
