Brevetti standard essenziali (SEP), nuove regole per promuovere l’innovazione

La commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (JURI) ha adottato nuove norme per promuovere l’innovazione nel campo delle nuove tecnologie e attirare gli investitori

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

La commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (JURI) ha adottato con 13 voti favorevoli, nessun voto contrario e 10 astensioni, la sua posizione sulle nuove norme a sostegno dei cd. brevetti standard essenziali (SEP). Questi brevetti proteggono tecnologie all’avanguardia, come il Wi-Fi o il 5G, essenziali per uno standard tecnico. Per esempio, nessun prodotto Internet of Things (IoT) può essere sviluppato senza utilizzare i SEP. I SEP, inoltre, svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di veicoli connessi, città intelligenti e tecnologie per mitigare i cambiamenti climatici.

Gli obiettivi

L’obiettivo di queste norme è, in particolare, quello di incoraggiare i titolari e gli esecutori di SEP a innovare nell’UE e creare prodotti basati sulle più recenti tecnologie standardizzate a beneficio di imprese e consumatori. Gli Standard Essential Patents (SEP) si posizionano tra l’ecosistema dei brevetti e quello degli standard, con un obiettivo precipuo: raggiungere un equilibrio tra diverse esigenze.
Da un lato, infatti, vi è l’esigenza di vedere tutelata la proprietà intellettuale con un’equa remunerazione derivante dai diritti legati ad essa, indispensabile per le aziende che sviluppano tecnologia. D’altra parte è rilevante realizzare sistemi multi-vendor, che richiedono opportuni standard tecnici. Il quadro così delineato, tuttavia, presenta la necessità di evolversi adeguatamente, mitigando o prevenendo, se possibile, comportamenti anticoncorrenziali.
Includere gli Standard Essential Patents (SEP) tra gli obiettivi del programma di lavoro 2023 della Commissione Europea è stato fondamentale per muoversi anche nell’ampliare un pacchetto per il licensing dei brevetti, per agevolare il business.

Cosa sono i SEP

Il termine SEP identifica i brevetti essenziali per gli standard, ovvero quei brevetti che rivendicano un’invenzione che deve essere necessariamente utilizzata al fine di conformarsi a uno standard tecnico. Questi standard sono definiti da organismi di standardizzazione (SSO, Standard Setting Organisations), di solito operanti a livello internazionale. I brevetti SEP sono solitamente diffusi soprattutto nell’ambito delle telecomunicazioni.

Gli obiettivi della proposta della JURI

L’attuale mercato dei SEP è frammentato. Non esiste, in realtà, un’organizzazione incaricata di informare le imprese su chi detiene quali brevetti chiave e quanto chiedono per il loro uso. Questo approccio rende difficile, per le aziende, sviluppare nuovi dispositivi utilizzando le tecnologie coperte da questi brevetti. La Commissione ha proposto, quindi, un nuovo regolamento sui brevetti standard essenziali nell’aprile 2023 nell’ambito del pacchetto brevetti UE.
La proposta si pone l’obiettivo di rispondere alla risoluzione del Parlamento dell’11 novembre 2021, in cui i deputati chiedevano un sistema di proprietà intellettuale forte, equilibrato e robusto.

Il SEP Licensing Assistance Hub

Alla luce di questa frammentarietà gli eurodeputati vogliono incaricare l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di creare un SEP Licensing Assistance Hub, uno sportello unico per fornire formazione gratuita e sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle start-up.
L’EUIPO dovrebbe, inoltre, aiutare le piccole imprese a individuare il brevetto standard essenziale che dovranno utilizzare e supportarli su come far valere al meglio i loro diritti. I SEP sono brevetti che proteggono la tecnologia che è stata dichiarata essenziale in uno standard tecnico o una specifica sviluppata da un’organizzazione di sviluppo standard (SDO).
Il regolamento SEP proposto mira a facilitare le licenze SEP aumentando la trasparenza sulle SEP, riducendo le asimmetrie informative tra i titolari di SEP e gli attuatori SEP e facilitando l’accordo sulle licenze eque, ragionevole e non discriminatorio (FRAND). La Commissione propone di istituire un centro di competenza presso l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO), incaricato di gestire un registro e una banca dati SEP. I titolari di SEP dovrebbero registrare i loro SEP con l’EUIPO, che effettuerebbe controlli di essenzialità e stabilirebbe criteri FRAND.

Mentre le parti interessate e gli accademici sono generalmente molto favorevoli all’obiettivo di migliorare la trasparenza, i principali titolari di SEP e altre parti interessate si oppongono alla proposta.Una volta che è stato definito uno standard e che le aziende del settore hanno investito per commercializzare i prodotti conformi a tale standard, il mercato è vincolato a quest’ultimo ed ai relativi SEP.
Questa situazione conferisce un enorme potere commerciale ai titolari dei SEP, che potrebbero assumere comportamenti scorretti o anticoncorrenziali, imponendo condizioni di licenza inique o addirittura rifiutandosi di contrarre, ponendosi in una posizione dominante. Gli organismi di normazione e standardizzazione (SSO) esortano, quindi, le imprese titolari di SEP a concederli in licenza in regime c.d. “FRAND”, acronimo di Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, garantendo che la tecnologia integrata in uno standard sia accessibile a chi fabbrica prodotti conformi a tale standard e che i titolari dei SEP vengano giustamente remunerati.

Il centro di competenza EUIPO

I deputati hanno concordato, anche, di assegnare nuovi poteri all’EUIPO per contribuire a ridurre le controversie e aumentare la trasparenza.

In particolare, l’EUIPO:

  • creerà un registro dei titolari di brevetti essenziali standard
  • verificherà quali brevetti sono realmente essenziali per un determinato standard e quale sia il giusto pagamento per l’uso di tale brevetto
  • fornirà aiuto nelle relative trattative tra aziende
  • istituirà una banca dati elettronica con informazioni dettagliate sui termini SEP per gli utenti registrati, comprese le istituzioni accademiche.

Il centro di competenza dell’EUIPO dovrebbe anche formare i valutatori dei SEP e i conciliatori che si mediano tra le parti e istituire elenchi di candidati UE per queste posizioni. I deputati hanno aggiunto disposizioni per garantire che questi candidati abbiano le qualifiche necessarie e siano imparziali. Il centro di competenza collaborerà ulteriormente con gli uffici brevetti nazionali e internazionali e le autorità dei paesi terzi che si occupano di SEP per ottenere informazioni sulle norme relative ai SEP al di fuori dell’UE.

Obiettivi e passaggi successivi

Questi strumenti si pongono l’obiettivo di conferire, innanzitutto, la trasparenza tanto necessaria a un sistema opaco e renderanno i negoziati più equi e più efficienti rafforzando la sovranità tecnologica europea. Nel 5G quasi l’85% dei brevetti essenziali standard sono in realtà non essenziali. Il nuovo test di essenzialità fermerà il verificarsi di dichiarazioni eccessive e rafforzerà la posizione dei titolari SEP UE nei mercati globali.
I titolari di SEP beneficeranno anche di un numero maggiore di licenze, accordi più rapidi, rendimenti più prevedibili e un rischio ridotto di contenzioso. Il testo concordato deve essere adottato dal Parlamento nel suo insieme prima di avviare i colloqui con i paesi dell’UE sulla forma finale della legislazione.